Plenário modulou inconstitucionalidade de extensão de prazo; mas para patentes de saúde, efeitos são retroativos

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (12/5), que a decisão que declarou inconstitucional trecho da Lei de Propriedade Industrial (LPI) que prevê extensão do prazo de patentes em caso de demora na análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) deverá ter efeitos futuros. Assim, patentes que forem concedidas a partir da publicação da ata do julgamento não poderão ter o prazo de extensão, mas as patentes já vigentes com base nesta regra ficam preservadas.

Entretanto, o plenário não modulou a decisão para as patentes de medicamentos e de materiais da área da saúde. Assim, se a patente de medicamento ou de uso em saúde estiver vigente há menos de 20 anos, contados a partir do pedido, ela continua vigente. Caso já esteja no prazo de extensão, a patente será derrubada e entrará em domínio público.

A regra em vigor prevê que as patentes de invenção devem durar 20 anos contados a partir da data de depósito no INPI, ou dez anos após a data de concessão, como forma de compensação caso haja demora de mais de uma década na análise. O STF declarou inconstitucional esse segundo prazo, e com isso fica valendo apenas a regra geral: as patentes de invenção deverão valer por 20 anos, a partir da data do pedido, independentemente do tempo de análise.

O plenário julgou o tema na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Era questionado o parágrafo único do artigo 40 da LPI, a Lei 9.279/1996. O caput do artigo 40 prevê que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos, e as de modelo de utilidade por 15 anos, contados a partir da data de depósito do pedido. Mas o parágrafo único trazia uma ressalva, que fixava que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e oito anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão.

É esta ressalva que foi questionada e considerada inconstitucional. Na visão da PGR, o dispositivo permitia uma extensão de prazo de patentes, que poderiam vigorar por até 30 anos. A ação opõe setores farmacêuticos de genéricos e de medicamentos patenteados, mas o julgamento afeta todas as empresas, universidades e institutos que atuam com patentes. Estima-se que há cerca de 35 mil patentes em vigor com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI.

Um exemplo de como este prazo funciona: um pedido de patente de invenção foi depositado em 1 de janeiro de 2008. Mas o INPI só concedeu o pedido em 1 de janeiro de 2020, ou seja, 12 anos depois. Se considerado apenas o caput do artigo 40, esta patente deveria vigorar até 2028, ou seja, 20 anos contados da data do pedido. Entretanto, o parágrafo único fixa que nenhuma patente de invenção poderá vigorar por menos de dez anos a partir da data de concessão. Assim, pela lei atual, essa patente vigorará até 2030, já que só foi concedida em 2020.

Como ficam as patentes?
O ministro Dias Toffoli, relator, fez uma proposta de modulação de 15 páginas, na qual propõe que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI sejam válidos apenas a partir da publicação da ata de julgamento.

Ou seja, as patentes concedidas pelo INPI a partir do julgamento deverão ter vigência de 20 anos para invenção e 15 anos para modelos de utilidade, a contar da data do pedido, não importa quantos anos leve o processo de análise. Isso vale tanto para as patentes já depositadas, quanto para os novos pedidos a partir do julgamento.

Entretanto, ficam excetuadas desta modulação os seguintes casos:

1. Ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e/ou
    
2. Patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Estas duas hipóteses não são cumulativas, de modo que, estando configurada
qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito retroativo. Em ambas as situações, opera-se o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI.

Assim, se a patente estiver vigente dentro do período 20 anos, contados a partir do pedido, a patente segue vigente. Caso já esteja no prazo de extensão, a patente será derrubada e entrará em domínio público. De acordo com informações prestadas pelo INPI ao Supremo, há cerca de 3.435 patentes vigentes com prazo de extensão na área farmacêutica.

O ministro disse que não optou por dar efeitos retroativos apenas aos medicamentos com uso no tratamento da Covid-19 porque “seria extremamente complexo definir quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, justamente por ser uma doença com repercussões em inúmeras áreas clínicas”.

Eventual decisão neste sentido, disse Toffoli, “conferiria enorme margem de discricionariedade aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e dando margem à judicialização”.

A proposta de modulação do relator foi acompanhada pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Os ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux votaram por uma modulação mais abrangente, sem excetuar as patentes farmacêuticas. Já os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio Mello votaram contra qualquer modulação.

São necessários oito votos para a modulação, por isso foram somados os votos de Barroso e Fux à corrente que acompanhou o relator, e foi fixada a modulação parcial, excetuando as patentes da área da saúde.

Medicamentos
Alguns exemplos de patentes de medicamentos que já estão no prazo de extensão, e que ficam derrubadas com esta decisão são:

• Celsentri (Maraviroque) – tratamento do HIV. Foi depositada em maio de 2001 e concedida em junho de 2016. Pela extensão, vigeria até junho de 2026. Tem custo médio unitário de R$ 3.470 para o SUS
   
• Kadcyla (Trastuzumabe Entansina) – tratamento de câncer. Foi depositada em junho de 2000 e concedida em setembro de 2018. Pela extensão, vigeria até setembro de 2028. Tem custo médio unitário de R$ 10.674 para o SUS
   
• Sprycel (Dasatinibe) – tratamento de câncer. Foi depositada em abril de 2000 e concedida em novembro de 2018. Pela extensão, vigeria até novembro de 2028. Tem custo médio unitário de R$ 16.949 para o SUS
   
• Victoza (Liraglutida) – tratamento de diabetes. Foi depositada agosto de 1997 e concedida em agosto de 2017. Pela extensão, vigeria até agosto de 2027. Tem custo médio unitário de R$ 1.246 para o SUS
   
• Sutent (Sunitinib Malate) – tratamento de câncer. Foi depositada em fevereiro de 2021 e concedida em dezembro de 2018. Pela extensão, vigeria até dezembro de 2028. Tem custo médio unitário de R$ 24 mil para o SUS

Fonte: Jota